אפשר להפר סימן מסחרי במוצר שאינו קיים?

נשמח להציג בפניכם פסיקה אמריקאית שהתמודדה עם השאלה שבכותרת – האם בכלל אפשר להפר סימן מסחרי ביחס למוצר שבכלל אינו קיים ובעצם – מה השפעתו של הגדר המוצרים בתעודת סימן המסחר על ההגנה אותה הוא מקנה לבעל הסימן?

זוכרים את האביר האפל? את באטמן? באותו סרט היתה תוכנה שמאפשרת לאזרחים למחוק את איזכורי העבר הפלילי שלהם מכל מאגרי המידע שעל כדור הארץ, תוכנת "Clean Slate" (דף חלק), הפיקטיבית. בסרט, עשתה אשת החתול עשתה שימוש בתוכנה הזו כדי לברוח מעברה האפל.

אלא שבפועל היתה חברה אמריקאית (חברת פורטרס גראנד) שייצרה תוכנה שנועדה לאפשר הבטחת חזרה לקונפיגורציה המקורית של מחשבים עם גישה ציבורית והתוכנה שלה נקראה …"Clean Slate". החברה אפילו רשמה סימן מסחר על שם התוכנה שלה ולכן השימוש בשם בסרט הקפיץ אותה.

אלא שכמובן, לא באמת היתה תוכנה כלשהי שהשתמשה בשם הזה חוץ מהתוכנה המקורית. הרי הסרט התייחס לתוכנה שלא באמת היתה קיימת ואי אשר לטעות ביחס אליהם כי פשוט אין תוכנה כזו!

יותר מכך, השם שנבחר בסרט לא באמת נבחר בזכות התוכנה של החברה, אלא מכח העובדה שמדובר בשם תיאורי מהדרגה הראשונה (או לכל הפחות מרמז מאוד) – התוכנה הפיקטיבית שמוחקת כל אזכור לעבר פלילי נקראה "דף חלק"…

החברה תבעה וטענה להפרת זכותה בסימן הרשום. שאלה זו עמדה בלב פסק הדין – האם השימוש "מטעה" במיוחד כשאין מוצר שניתן לטעות ביחס אליו?

התובעת טענה למשל שהיא חוותה ירידה במכירותיה וזו בהכרח נבעה מהבלבול והחשש לטעות אצל קהל הצרכנים. בית המשפט לא קיבל את הטענה הזו וקבע שיתכן שהירידה במכירות (שהיתה בד בבד עם יציאת הסרט) נבעה כתוצאה מכך שכמות החיפושים אחר המונח גדלה משמעותית אך מרביתם התייחסו לסרט ולכן הדבר גרם לירידת אתר החברה במיקומה בתוצאות החיפוש – תוצאה שהיא אולי מצערת אך אינה מהווה הפרת סימן מסחרי.

בית המשפט קובע, וזו קביעה חשובה –

"I think the fatal flaw in Fortres Grand's case has to do with correctly identifying the exact product that Warner Bros. has introduced to the market — a film, not a piece of software."

כלומר, גם אם היתה הפרה, הרי היא היתה באמצעות המוצר "סרט קולנוע" ולא באמצעות המוצר "תוכנה". מכיוון שההגנה על סימני מסחר מוגבלת בדרך כלל להגדר מוצרים ספציפי, הרי השימוש שנעשה בשם במסגרת הסרט, כך נקבע, לא הפר את סימן המסחר של התובעת.

אמנם בעלת סימן המסחר ערערה, אבל גם בית המשפט של הערעור סבור היה שדינה להדחות מכיוון ש-

"… [Warner Bros.] does not sell any movie merchandise similar to Fortres Grand's software which also bears the allegedly infringing mark. "

בשורה התחתונה, אילו היה נרשם סימן מסחר נרחב יותר (למשל ביחס להגדר מוצרים מתאים), התביעה היתה מתקבלת. מצד שני, גם אילו רשמה החברה את הסימן על מוצרים הקשורים בסרטי קולנוע, אך הנתבעת יכולה היתה להראות שלא נעשה בסימן שימוש לצורך זה משך זמן רב, יתכן מאוד שהתוצאה היתה נותרת זהה.

ועדיין, קבלת היעוץ המשפטי מראש – תמיד תוכל לסייע לכם לאתר ולפתור תקלות שאולי אתם אינכם חושבים עליהן!

המאמר נכתב ב-2014 ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו מתעדכן, אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-21.1.2022.