מקדונלד'ס מפסידה את הקרב על סימן מסחר "Big Mac" באירופה

מה המסקנות מכך לסימני המסחר של העסק שלנו?

העובדות:

באירלנד מתנהלת רשת פאסט פוד בשם Supermac בעלת מעל 100 סניפים, במקביל לרשת המזון הידועה מקדונלד'ס (McDonald's). סופרמאק רצתה להרחיב את פעילותה ליבשת האירופית כדי לענות לטעמם של אירים ואחרים הנמצאים שם, אלא שנתקלה בהתנגדות די מובנת של מקדונלדס, במיוחד בשל המותג הידוע שלה, ה-Big Mac, שלטענתה רכש אופי מבחין בכלל היבשת האירופית. סופרמאק עתרה בתגובה לביטול הסימן המסחרי האירופי של מקדולנד'ס (BIG MAC, מס' 00062638) על בסיס חוסר שימוש.

הדין:

ברגולצית סימני המסחר האירופית (European Trade Mark Regulation) חל סעיף 58(1), שקובע –

(1) The rights of the proprietor of the EU trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

      (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; …

בארץ הסעיף הרלוונטי הוא סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] שקובע באופן די דומה (אך שונה), כי –

41. (א) … רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי … הטובין … שלגביהם רשום הסימן או חלקם … על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין … ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין … או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

ההליך

ההליך התנהל בפני משרד הקניין הרוחני האירופי (The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)) (ולמעשה "ועדת הביטולים" בתוכו – (ה-Cancellation Division).

בפרטת המוצרים שהוגנו תחת סימן המסחר "Big Mac" של מקדונלדס נכללו המוצרים הקרויים "סנדביצים".

סופרמאק טענו שמקדונלד'ס לא ביצעה שימוש של אמת ביחס לחלק מהטובין שנכללו בפרטת הטובין המוגנים בסימן, כלומר – לא מכרו סנדביצים תחת הלוגו "Big Mac" משך לפחות חמש שנים, באירופה, כדרישת הרגולציה.

הנטל הוטל על מקדונלד'ס להוכיח כי עשתה אכן שימוש כאמור.

לשם כך הגישה מקדונלדס ראיות שכללו – אריזות מוצרים, מסעות פרסום, תצהירי מנהלים, הפניה לויקיפדיה וחומרים שנלקחו מאתרי אינטרנט, כולם מציגים את השימוש בשם המותג Big Mac באירופה.

המסקנות של ה-EUIPO היו שעצם נוכחותו של סימן המסחר באתרי אינטרנט של מקדולנד'ס לא די בה לבדה כדי להוכיח Genuine Use במותג המוגן, בסימן המסחר. מקדונלד'ס היו צריכים, לפי הפסיקה, לספק גם מידע על המכירות בפועל של המוצרים תחת הסימן, מיקום ביצוע המכירות, היכן ניתן להשיג את המוצרים בפועל, תמחור המוצרים וכדומה.

הקביעה היתה שאמנם הנתונים הראו שימוש מסויים בסימן המסחר המוגן בחלק מהמוצרים בפרטה, אלא שלא היה די בכך כדי להראות נוכחות מסחרית אמיתית התומכת בפעילות ובשימוש להם טענו מצהיריה של מקדונלדס.

ההחלטה

כתוצאה מכך נשלל הסימן Big Mac באירופה. רעידת אדמה, אין ספק.

בורגר קינג מצידה מיד החלה לפרסם שההמבורגר שלה "הוא כמו Big Mac, אבל גדול"… .

המסקנות בשביל העסק שלך

המסקנות שעולות מהפסיקה הזו (שאמנם אינה חלה במישרין בישראל) די ברורות לכל אחד ואחד מהעסקים המשתמש בסימן מסחרי רשום כדי להגן על מוניטין שלו. למשל –

1. דאגו לבצע שימוש של ממש בסימן המסחרי כמו שהוא נרשם (ולא בנגזרת שלו).
2. אל תרשמו סימן מסחרי על מוצרים ביחס אליהם לא תשתמשו בו.
3. השתמשתם – תתעדו! לא תיעדתם משמעו שלא השתמשתם.

להערכתי, המילה האחרונה בפרשה לא נאמרה. לאור הפגיעה הקשה במקדונלד'ס אני מנחש שיהיה ערעור…

אם תרצו ללמוד עוד על סימני מסחר, אתם מוזמנים להכנס ללינק שכאן.

המאמר נכתב ב-2019 ונבדק ע"י עורך הדין יורם ליכטנשטיין.

המאמר אינו המלצה ואין להסתמך עליו אלא לפנות לייעוץ ספציפי.

עודכן לאחרונה ב-11.1.2023.